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潮流引领者

2017年4月26日

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中国正成为全球知识产权活动增长的重要推动力，法律执业人员预计这一趋势仍将持续。Vanessa Ip为您报道

虽然去年一些西方国家的内部政治分歧导致其对外政策发生出人意料的转向，全球知识产权领域近来仍有许多重大的发展，预计会对外国投资者在2017年及以后如何保护、执行和管理其知识产权产生重要影响。

未来几年，法律执业者预计有越来越多中国申请者希望取得海外知识产权。Irell & Manella律师事务所洛杉矶办公室合伙人朱钦文表示，全球专利系统的最重要发展之一是中国公司对专利申请越发有兴趣并且趋向于申请专利。

他表示：“举个例子，近年华为提交的专利申请比世界上其他任何公司都多。这种趋势可能会对全球专利实践向前发展产生重要影响……如今中国公司互相提起美国专利诉讼说明了这种工具可能对于中国企业来说很快就会变得非常重要。”

美国

根据美国法朗克律师事务所的一份备忘录《知识产权展望：2017年案例和趋势跟踪》，在过去几年中，美国最高法院越来越多地参与到知识产权法领域。美国最高法院近期在专利适格性、间接侵权、明确性要求和加重赔偿等领域都作出了标志性判决。法朗克律师事务所预计随着最高法院计划就许多重要问题作出判决，2017年的焦点将重新回到知识产权法。

Irell & Manella律师事务所洛杉矶办公室律师表示，美国知识产权监管实践中，外国投资者需要了解三个重要发展。

首先，美国专利制度中“多方复审”程序仍然很重要，美国最高法院在Cuozzo Speed Technologies 诉Lee案判决中强化了此程序。多方复审是美国专利局用于考虑宣布已授权专利无效的程序。该程序出现不到五年，但在这短短几年内已经成为了美国专利实践中很重要的程序，专利诉讼被告经常就涉诉专利提起多方复审申请。

朱钦文表示，在Cuozzo案中，美国最高法院支持美国专利局认为在多方复审中对专利权利要求应当进行“最大合理解释”，这种标准使得专利权要求不太可能具有新颖性，因此很可能被宣布无效。该案件将会维持多方复审在美国未来的专利实践中的重要地位。

其次，朱钦文还表示，“在Halo Electronics 诉 Pulse Electronics案中，美国最高法院使得专利权人更容易获得‘加重赔偿’，专利权人可以获得实际损失最多三倍的赔偿”。他补充道：“如果被告在侵权时知道涉诉专利，那么被告理论上对于故意侵权负有责任，并应承担加重的赔偿责任。”

Irell & Manella律师事务所律师Ian Washburn表示，第三种趋势与有关“适格性”的美国法律相关，特别是软件专利的适格性。“在过去三年中，法院认定了许多软件专利‘不能取得专利’，因为抽象的观念不能适用专利保护，”他表示。“但是去年，负责审理专利案件的上诉法院推翻了几个下级法院有关无法取得专利权的判决。这可能会减少无法取得专利权的判决数量，因此对于专利权来说是一个可喜的发展，特别是对于软件专利进行了大量投资的实体。”

就2017年的变化来说，可能最值得关注的年度专利案件是TC Heartland 诉Kraft Foods案，美国最高法院有可能在接下来几个月内做出判决。

普衡律师事务所帕罗奥多办公室知识产权业务全球联席主席Yar Chaikovsky表示：“在本案中，法院会就专利侵权诉讼是否限于被告居住地、或侵权行为发生地以及固定办公场所所在的司法辖区作出判决。”

“虽然最高法院在过去作出的判决对专利诉讼的被告有利，但目前无法完全确定最高法院是否将会利用本案打击专利流氓业务。TC Heartland案必定会对中国公司以及它们可能受到司法管辖的地方产生影响。”

美国德普律师事务所纽约办公室公司知识产权组合伙人Henry Lebowitz表示，美国知识产权的另一重要发展是外观设计专利的日益重要。关于大量苹果和三星间正在进行的诉讼，他表示：“苹果手机仅申请并取得了很少的外观设计专利。执行这些专利的诉讼非常多。如果我是一家希望保护我的知识产权的中国公司，我会积极寻找在美国取得外观设计专利的机会。”

Lebowitz表示，在过去，科技公司最重要的专利类型是发明专利，但是外观设计专利的重要性也日益增强。“总体来说，取得外观设计专利更加容易和便宜。因为这是法律较新的一个领域，它也可以为公司提供具有竞争力的优势。”

美富律师事务所香港办事处合伙人孙川提醒道，考虑交易结构、尽职调查和所有相关法域的监管审查环境，对于计划在海外收购技术（例如专利、专有知识等）的中国公司而言是至关重要的。

“在开始收购海外技术之前，中国投资者需要根据其商业目标和可用资金来确定最合适的交易结构，即中国投资者是打算通过转让的方式收购有关技术的全部所有权，还是通过许可的方式取得使用有关技术的有限权利，”孙川表示。“前一种方式能让中国投资者获得完整的所有权但可能增加前期成本；后一种方式一般前期成本较少，但许可人施加的限制有可能会影响被许可人的经营灵活度和最终在商业上能取得多大成功。”

中国投资者需要关注的第二个问题是尽职调查，即对有关技术的范围和状态进行审查。需要考虑的问题包括现有所有权人的所有权程度，任何侵权风险，第三方权利等。“简而言之，技术尽职调查使中国投资者（1）知道他们购买或者被许可的技术为何，（2）评估相关风险，以及（3）更好地评估相关技术的价值，”孙川表示。

“中国公司收购海外技术的一个重要动机是将该等技术带回中国，并且为中国市场创造本土化的产品或服务，”他补充道。“为了成功达到这个目的，中国公司需要特别注意中国和相关境外法域有关技术收购或许可的法律法规，以确保有关交易的合规性。”

“举例来说，假设被收购的技术是美国企业所有并涉及到敏感技术，那么有关交易可能会触发美国外国投资委员会审查，美国的制裁和出口控制法律也可能会适用。相似的，如果将该等技术进口到中国，无论是通过收购还是许可的方式，中国公司需要检查该等技术根据中国技术进出口有关规定是属于禁止进口类、限制进口类还是自由进口类的技术。进口限制类进口技术需要事先获得中国商务部的批准，而进口自由类进口技术则需将相关协议在中国商务部进行登记。”

朱钦文补充道：“在向专利投入大量资产之前，中国公司应当确保具有美国专利权评估专业技能的人参与其中。有时候看起来很有价值的东西可能事实上并非如此，反之亦然。”

Merchant & Gould律师事务所明尼阿波利斯办公室合伙人吴彤表示，如果专利收购的目的是为了运用专利发明，即在美国制造和销售，那么进行排除检查看看该专利发行的运用是否会与其他专利产生纠纷是非常重要的。“与中国专利相比，美国专利的权利要求常常更广泛。竞争者的专利覆盖的范围可能比其产品或程序覆盖的范围更广。”

Future Motion诉常州市菲思特国际贸易有限公司案正说明了进行产品排查的重要性。在本案中，一家中国公司在贸易展会上展出其产品，原告提起了单方程序。原告成功获得了临时性禁令，中国公司的展位被美国联邦警察突袭查抄。

“本案说明了知识产权所有者在美国可以针对中国公司提起破坏性诉讼的容易，以及无论案件性质如何，对专利权人的不利影响都很小，”吴彤表示。“对于计划在美国销售产品的中国公司来说，积极采取措施避免骚扰诉讼是很重要的。”

2016年，商标领域的一个重要发展是国际贸易委员会（ITC）对专利侵权之外的知识产权和商业问题的关注度越来越高，美迈斯律师事务所洛杉矶办公室顾问Tony Beasley说道。“国际贸易委员会不是法院，但它是拥有调查进口商品法定权力的独立行政机构，”他表示。“最常见的情况是，国际贸易委员会调查进口商品是否是侵权专利并因此对国内产业造成损害，但是近期，国际贸易委员会也越来越关注有关其他类型知识产权的盗窃投诉，比如，商业秘密和商标。”

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Cowan Liebowitz & Latman律师事务所纽约办公室顾问William M. Borchard表示，外国投资者和中国公司应当熟悉商标法的两项法律发展：

“首先，近期的案例表明，如果商标申请是基于诚信意图在美国使用商标，那么申请人必须准备好证明其使用商标的真实意图。中国申请人应当准备好文件证明其使用商标的计划以及在提交美国申请之日前已经存在该等计划。”

“其次，新的法规规定，美国的申请或者注册包括多个商品或服务并且提交了某一个商品或服务的商标使用样本时，申请人可能会被要求就更多的商品或服务提交商标使用样本或从申请或注册中删除。如果无法提供商标使用样本，中国申请人或注册人不应当主张它在美国经营中就这些商标或服务使用了该等商标。”

值得注意的案例

美国德普律师事务所Lebowitz表示，对包括中国制造企业在内的境外公司影响最大的发展之一是海外专利权耗尽原则。

在Lexmark International诉Impression Products案中，Impression收购了Lexmark的海外打印机墨粉盒专利。本案目前尚待美国最高法院审批，其争议焦点在于在美国境外销售专利商品是否会耗尽该商品在美国的专利权。

“如果美国专利商品的首次销售在美国境外发生，那么专利权是否会因此耗尽？” Lebowitz问道。“或者，如果该商品后来通过进口的方式回到美国，这是否会构成侵权，专利权人是否可以阻止？”

比如，他说道：“假设我是一家美国制药商，在美国一剂药收3美元，但在其他国家一剂药只收1美元。如果我的专利权耗尽了，那么当我以更低价格向欧洲、非洲或亚洲等地方出售药品时，需要遵守标签和其他监管要求，分销商可能可以在这些国家将便宜的商品全部购买了，然后将其带回美国销售。如果没有专利权耗尽，那么我在这些国家销售并不会允许其他人将药品进口到美国。该案的判决会对许多商品的二级市场产生重要影响，人们尝试扫空海外库存并将其带回美国。”

普衡律师事务所上海代表处合伙人唐海燕表示，“在联邦巡回法院的案件中，法院认为专利权耗尽原则不适用于转让专利商品的所有权并对商品的使用或转售进行了明确售后限制的附条件销售。”

她补充道：“如果最高法院支持联邦巡回法院的判决，认为‘附条件销售’不会耗尽专利权，那么专利权人可以通过在销售合同中增加对使用或转售售后限制，从而限制甚至消除专利商品的二级市场。另一方面，如果最高法院不认可联邦巡回法院的判决，那么下游买方和最终用户就可以自由转售或使用他们通过授权销售购买的商品。无论是哪一种，最高法院的最终判决对专利权人销售其商品或者许可他人使用其专利都会产生重要影响。因此，中国公司应当密切关注美国最高法院对Lexmark案的判决及其影响。”

美迈斯律师事务所Beasley还表示，如果Lexmark获胜，“这对于希望对海外生产、组装或翻新商品的分销商或客户执行其专利权的专利权人来说会是一个福音。”Impression案的判决有望在六月作出。

加拿大法规修订

Bereskin & Parr律师事务所驻安大略合伙人Stephen Beney和律师David Morrison表示，随着加拿大与欧盟签署了《综合经济与贸易协定》，2016年加拿大许多法律都进行了修改，包括知识产权相关规定。加拿大竞争局还修改了《知识产权执法指南》。修改后的《知识产权执法指南》就竞争局解决专利争议、产品转化、专利主张实体和标准必要专利进行了澄清并提供了更多的指南。

“在不远的将来，加拿大将大幅修改其商标法，”Beney表示。“新法实施的日期已经被加拿大政府推后了多次。加拿大政府最近提议的是新法有望在2019年初开始实施。”

Morrison补充道：“在这些变化中，新法会取消在提交商标申请时提供使用信息的需要，取消在申请阶段结束时提交商标使用声明的要求，并允许注册气味商标、味觉商标、声音商标、触感商标和颜色商标等非传统商标。”

Beney表示，希望在加拿大取得专利许可的中国企业应当注意专利权共有的问题，现行的司法理论是专利共同所有权人不会稀释所有人的专利权益。

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欧盟

Wolf Theiss律师事务所维也纳代表处合伙人Georg Kresbach博士表示，欧洲知识产权法律最重要的发展之一是关于在25个欧洲成员国中建立统一的专利注册和诉讼程序。

“欧洲专利局和成员国正在建立‘单一专利’以及‘欧盟统一专利法院’的最后阶段，”他表示。“本项目的完成最初因为英国脱欧后果受到了质疑。不过，自从2016年年底英国重申了其参与本项目的承诺之后，新的专利制度有望在2017年12月开始实施。”

“这是现行专利制度的重大变化，在保护范围和执行方面，欧洲专利将被视为国内专利。相比于在每个成员国单独申请保护，在新的专利制度下，专利所有人可以通过一次申请达到同样的效果。此外，欧盟统一专利法院的设立使得在全部成员国中对专利权提出异议并就侵犯专利权获得判决成为了可能。”

Bristows律师事务所驻伦敦合伙人Andrew Bowler和律师Aida Tohala表示，单一专利制度和欧盟统一专利法院的建立是过去40年以来欧洲专利制度的最大一次改变。

“中国企业现在应当考虑成为潜在的专利所有权人或成为欧盟统一专利法院的被告分别有什么影响，”Bowler表示。“比如，企业应预计到选择退出欧盟统一专利法院的管辖的‘日出阶段’会在2017年9月开始，并且会持续到2017年11月中旬。已经确定的是选择退出管辖不会收取任何费用。”

Tohala表示，在此期间，“欧洲的专利所有人和已公布申请的申请人可以选择任一专利不受欧洲统一专利法院的管辖，这些专利将只可以在国内（而非全欧洲）被实施和撤销。因此，现在正是考虑专利组合策略的时候。”

Kresbach补充道：“对于希望在欧洲保护其发明的中国企业而言，当务之急是考虑这些即将发生的变化并且设计出在新的制度下专利保护的合适策略。”

有关商标领域，《欧洲联盟公报》分别于2015年12月23日和12月24日发布了新的《欧盟商标条例》和新的《欧盟商标指令》。

《欧盟商标条例》于2016年3月23日生效。成员国必须在2019年1月14日前将指令的规定转化为国内法。

“中国企业应当开始考虑是否以及何时提交商标申请，在提交欧盟商标申请的同时提交英国商标申请是很有用的，”Maucher Jenkins律师事务所驻伦敦合伙人 Katie Cameron表示。

Cameron表示，目前欧盟商标体系继续覆盖英国，她预计在英国脱欧后，会有过渡性规定确保所有的欧盟注册商标在英国仍然有效。“

不过，我们并不清楚过渡性规定的具体内容，因此中国企业应当考虑审查其欧盟商标组合，看看是否需要在英国进行其他申请，以保护其核心品牌，”她表示。

“此外，如果中国企业考虑在欧盟提交新的外观设计申请，他们应当考虑同时在英国提交申请。当然，由于新颖性的限制，可能无法在英国就现有的外观设计重新提交申请，但是再说一次，我们预计会出台过渡性规定，以确保现有的欧盟外观设计注册在英国会继续有效。”

商业秘密保护同样值得注意。2016年7月，《欧盟商业秘密指令》正式通过。“该指令旨在统一欧盟各国国内有关非法购买、披露和使用商业秘密的法律规定，”荷兰百思通律师事务所阿姆斯特丹办事处合伙人Tobias Cohen Jehoram表示。“欧盟国家必须在2018年6月9日之前将指令的规定转化为国内法。”