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全球扩散

2015年4月13日

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随着中国企业越来越有创造力，其向海外扩张时的知识产权保护问题也日益重要。
罗凯茵为您报道。

随着中国立志将“中国制造”的标签转变为“中国创造”，知识产权保护正在经历史无前例的发展。再加上中国“走出去”的政策正在如火如荼地推行中，现在轮到中国企业有必要加强在外国的知识产权保护了。海关总署最新统计数据显示，二月份中国出口同比增长了48.3%，尽管经济发展有所放缓，但预计2015年出口仍会超过2014年。

科技公司站在对外投资大潮的前沿。随着中央政府在研发方面的大力支持和补贴，小米、华为、中兴等国内新兴的明星企业正在冉冉升起。知识产权保护和相关的合规事务在这类中国企业的核心经营活动中起着关键的作用。

“由于认识到了知识产权可以带来的竞争优势，越来越多的中国企业开始努力保护自己的知识产权，”科文顿·柏灵律师事务所北京办公室合伙人冉瑞雪表示。中国是2014年《专利合作条约》下申请数量唯一出现两位数增长的国家，年增长率为18.7%，位列《专利合作条约》申请数量第三位。

认为中国企业全部都是伪造者的偏见仍然存在，这经常使合法企业在知识产权侵权诉讼被诉时处于不那么有利的地位。“这都是历史残留影响，”鸿鹄律师事务所伦敦办公室合伙人Mark Hilton表示。“由于现在中国企业更有可能是寻求知识产权保护的知识产权所有人，这种偏见正在慢慢消失。”

无论过去如何，在进军外国市场之前，就潜在的自由使用权进行检索是必要的。“不过，这不限于防范专利流氓，”Kilburn & Strode律师事务所伦敦办公室合伙人Gwilym Roberts说道。“在专利流氓问题上，中国企业不比其他公司面临的风险更大，在面对欧洲知识产权诉讼时，所有的公司都面对着同样的风险。”

小心流氓

其他法域的专利流氓对进入新市场的中国企业造成了威胁。非专利实施实体的商业模式是一家壳公司持有不是自己发明的老专利，要求目标公司支付专利使用费。

“我们给客户的主要建议是，为了核实是否有任何公司拥有有关产品的专利或专利申请，建议在巴西发布产品前先进行专利检索。这可以避免将来的诉讼，”David do Nascimento Advogados律师事务所圣保罗办公室合伙人Marcello do Nascimento。

由于立法的努力，美国专利流氓已经开始减少。在著名的Alice 诉CLS Bank案中，美国联邦最高法院提高了获得商业方法专利的门槛。此外，美国国会正在讨论阻止滥用专利诉讼可行措施的草案，包括要求更具体的诉求、律师费转移及阶段性证据。

“公司无法避免专利流氓诉讼。但是环境正在有所改变，受到专利流氓攻击的风险和潜在的赔偿金或补偿金会继续减少，”飞翰律师事务所华盛顿办公室中国业务主管合伙人印庆余表示。

位于奥克兰的AJ Park法律及专利事务所合伙人主席John Hackett表示，专利流氓对于新设企业和已设立企业来说都是迫在眉睫的问题。“减少专利流氓相关风险的一种方法是让你的当地知识产权专家为你进行自由使用权检索。通过检索，可以确定你的产品商业化是否会面临侵犯任何其他人已有权利的风险，不仅仅是针对专利流氓，”他说道。

在东南亚，专利流氓正在扩散。Tilleke & Gibbins律师事务所驻曼谷代表处知识产权部合伙人和副主管Alan Adcock表示，Tilleke & Gibbins经常为中国客户就如何应对专利流氓的禁止函提供法律意见。“东南亚与全球情况一样，对付发出此类函件的非专利实施实体的第一步是简单、扼要地回复‘请具体解释我如何侵犯了你的专利’。”

美国制度

中国的主要投资市场美国拥有最严格的知识产权制度。科文顿·柏灵律师事务所冉瑞雪曾协助许多中国企业解决其在美国的知识产权争议，她表示美国复杂的知识产权诉讼制度完全不同于中国。比如，在美国专利诉讼中，原告可以申请陪审团审理，而中国诉讼中没有陪审团的概念。“面对在美国的知识产权纠纷，对于中国企业来说是一个很大的挑战，”她说道。

中国企业在美国知识产权诉讼中的角色仍然大多是被告。位于北卡罗来纳州的Coats and Bennett律师事务所Letao Qin律师解释道，中国企业的许多专利或专利申请并不是真正创新的，或者拥有足够高的质量能经受诉讼的审查。因此，只有很少的中国企业在美国提起专利侵权诉讼。

美国最高法院对Alice案的判决是最近美国专利法的最重要的发展之一。该判决有效限制了在美国可被授予专利的客体，特别是软件和金融服务的技术领域。不过，美国最高法院和美国专利商标局对该判决的指引仍然不清晰，申请人和执业者仍然处于困惑中。

“比以往任何时候都更加重要的是，中国企业需要依靠美国专利律师来指导在美国的专利申请注册过程，”Kilpatrick Townsend & Stockton律师事务所驻上海代表处合伙人Charles Gray说道。“除非中国企业让美国律师尽早并经常参与专利申请文件的起草过程，否则他们会很不幸地发现他们提交的许多专利申请都被会认为不合格。”

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在商标方面的一个重要发展是，美国专利商标局商标评审和上诉委员会的决定对于日后的侵权诉讼有排除效果。美国最高法院于2015年3月24日作出了这种决定。“可以肯定的是，参与商标评审和上诉委员会异议和撤销程序的商标所有人将需要比以前更加认真地对待这些问题了，因为现在这些决定更加可能影响侵权诉讼的结果了，”美国飞翰律师事务所华盛顿办公室合伙人Brett Heavner说道。

对德克萨斯州东区法院在Bayer Consumer Care诉Belmora案判决的上诉将可能对商标权也产生影响。该判决认为未在美国注册或使用的外国商标的所有人对于一个盗版的、仅在美国有名声的商标没有优先权。Fross Zelnick Lehrman & Zissu律师事务所驻纽约办事处合伙人Karen Lim表示，知识产权专家正在预测明年对商标权地域限制的挑战是否会增多。

同时，加拿大最近与欧洲签署了一项贸易协定，承诺为药品专利权人的知识产权带来一些重要的变化。其中一项变化是授予合格的药品专利权人最多两年的专利续期。Marks & Clerk律师事务所驻渥太华管理合伙人Hetal Kushwaha表示这项协定会使加拿大与欧洲的实践惯例更为接轨。

统一的欧洲？

知识产权专家期待着欧盟统一专利明年或者近两年可以生效。目前，在授予欧盟专利时，仍然需要在欧盟专利系统中的国家进行验证。由于拥有38个国家和超过20种语言，其结果是昂贵和耗时的。

欧盟统一专利旨在形成一个在所有欧盟国家都有效的欧盟专利。在费用大幅度下降的同时，也使侵权行为涉及几个国家时会面临更为统一的形势。

“真正统一的欧盟专利会是非常积极的方案，但是预计只会在未来几年中实现，并且目前的专利制度和统一专利制度可能会共存，这意味着目前的专利制度可能还会存在相当长一段时间，”Brid Goën and Co in Heverlee律师事务所比利时办公室主席和欧盟专利律师Gérard Bloch表示。

Trevisan & Cuonzo Avvocati律师事务所米兰办公室合伙人Julia Holden补充道，对于中国专利所有人来说，统一专利会是一条简化诉讼战略并随之减少整体费用的途径。不过，她提醒道，通过无效宣告程序在欧洲失去整个专利的风险同样也会增加。

统一专利法院预计最早将于2016年设立。“统一专利法院可能会成为欧洲专利诉讼的游戏规则改变者，”Hynell Patenttjänst律师事务所斯德哥尔摩办公室合伙人Stefan Lautmann 表示。不过，该法院的设立，还需要获得包括德国和英国在内的六个国家的批准。

值得注意的是统一专利法院设立后，欧洲传统专利所有权人必须选择“参加”或者“退出”统一专利法院。西盟斯律师事务所驻阿姆斯特丹代表处合伙人Bas Berghuis van Woortman建议中国企业注意这个重要的决定并在之前进行法律咨询。

德国Meissner Bolte律师事务所不来梅办公室律师Andreas Ebert-Weidenfeller表示，知识产权保护的主要特点是临时禁令，知识产权所有人可以在几小时内从有权法院获得临时禁令。

他表示，这对于中国企业来说是很大的挑战，特别是在德国贸易展览会上展示产品时。“我经常会取得针对在贸易展销会上中国企业的临时禁令，由法警没收侵权物品以及相关销售资料。”

在瑞典，瑞典专利注册局取消了对自2014年7月1日起提交英文申请文件的翻译要求。瑞典专利注册局和中国知识产权局签署了双边专利审查高速路协议，从而提高专利申请速度。瑞典专利注册局可以作为专利审查高速路的基础，加快在美国、中国、日本、韩国和欧洲专利局等许多重要地区的专利申请。

Groth & Co律师事务所斯德哥尔摩办公室专利律师Hao Li表示，这些变化会带来许多机遇。“对于最终希望在瑞典获得欧洲专利局授予专利的客户来说，直接在瑞典提交国内申请可以提供‘跳过’现在欧洲专利局集中审查程序的机会。”

在土耳其，中国企业在投资的时候面临不少的挑战。例如，新进入市场的企业所有者应该注意到“在先”商标的“依据职权”引用问题以及针对的“在后”商标的申请问题。“这就为新商标的注册带来一些显著的问题，因为有很多未使用的在册商标被引用以针对新商标，”伊斯坦布尔Gün + Partners 律师事务所合伙人的Uğur Aktekin表示。

新加坡发展

亚洲的热门地区是新加坡，中国企业对这个城邦国家的投资不断增加。2013年，小米和大连万达集团成为了名列前茅的商标申请人。“这是一个令人鼓舞的发展趋势，我们希望这种趋势会继续发展和成长，”艾伦格禧律师事务所驻新加坡合伙人和知识产权业务主管Stanley Lai表示。

2014年新加坡《专利法》和《专利细则》的修订是非常关键的变化。比如，积极授权制度是修订的一项重要发展。“自我评估”专利批核制度被废止，如果审查报告中有尚未解决的异议，该申请将不会再被授予专利。

2014年12月11日，新加坡知识产权局发布了一项实务指引，澄清图形用户界面有可能获得外观设计专利保护。麦仕奇新加坡事务所合伙人Daniel Poh表示，这项变化有效地使新加坡的外观设计专利制度与中国等其他国家的变化保持一致。

拉美热点

对于许多中国企业来说，巴西是传统的热点地区。“我们注意到中国企业在我国提交了非常多的专利申请，”David do Nascimento Advogados Associados律师事务所的Nascimento说道。“比如，我们的客户中兴等公司是巴西专利申请大户。”美国和欧洲公司与华为、中兴、华锐风电、京信等中国龙头企业经常会发生纠纷。

Licks Attorneys律师事务所里约热内卢办公室管理合伙人Otto Licks表示，这些案件说明了处理跨国诉讼的中国企业应当尽早制定巴西战略以避免收到临时禁令的重要性。“在全球各地被起诉的中国企业应当留心巴西，它很有可能是下一个诉讼地。”

阿根廷的异议制度与大多数国家大不相同。商标局通常会在异议人或申请人提交了理由之后作出支持他们的决定。

阿根廷《商标法》认为商标异议是当事人之间的纠纷，商标局没有权力审查该问题。一旦有人对商标申请提出异议，商标局会通知商标申请人，异议会被授予一年时间的撤销期。否则，该问题会被移交给联邦法院。

“未注册商标的中国企业常常很难理解我们独特的异议制度，” Palacio & Asociados律师事务所合伙人Diego Palacio表示。