마드라스 고등법원, 특허 거절 이후 프로토타입 시연 허용

Kannan Gopalakrishnan v Controller of Patents and Anr 사건에서, 특허 출원이 거절된 신청인은 「특허법 1970」(이하 ‘법’) 제3조(a)에 따라 특허청 심사관이 내린 거절 결정을 뒤집어 달라며 고등법원에 청구를 제기했다. 신청인은 거절된 특허 발명의 작동을 시연할 수 있도록 허가해 달라고 요청했다. 이에 대해 특허청 심사관은 해당 발명이 자명하게 자연법칙에 반하거나, 사소하거나 비현실적인 주장에 해당하는 것으로 보인다고 반박했다. 따라서 해당 발명은 제3조(a)에 따른 특허 요건을 충족하지 못한다고 주장했다.

신청인의 발명은 ‘태양 보조 전원 장치’로, 태양광이 없는 상황에서도 작동 가능한 전자기계식 장치를 통해 전기를 생산할 수 있다고 주장했다. 신청인은 부력과 중력에 의해 장치의 비대칭 팔 구조에 하중 불균형이 발생하고, 이로 인해 바퀴 구조가 안내 트랙을 따라 회전하며 전기를 생산할 수 있다고 설명했다.

법원, 특허 프로토타입 시연 명령

신청인은 2025년 6월 재심 청구가 청문 기일 지정이나 의견 진술 기회 없이 기각됐다고 주장했다. 그는 재심 절차에서 프로토타입의 작동을 시연하려 했으며, 이를 통해 특허 청구의 정당성을 입증하고자 했다고 밝혔다.

신청인은 법 제77조(1)(f), 77조(1)(g) 및 특허규칙 제130조(1), (2)에 근거해, 특허청 심사관이 발명의 작동을 시연할 수 있는 합리적인 기회를 부여하도록 명령해 달라고 요청했다.

이에 대해 특허청 심사관은 특허 거절 이전에도 발명 작동을 시연할 기회가 여러 차례 주어졌으며, 재심 절차 중에도 반복적으로 기회가 제공됐다고 반박했다. 그러나 신청인은 그러한 기회를 충분히 활용하지 못했고, 재심 사유를 제시하지 못했다고 주장했다. 따라서 재심 결정에 개입할 근거가 없다고 했다.

최종 1회 시연 기회 부여

법원은 재심 기각 결정에 개입할 이유가 없다고 판단했다. 「민사소송법 1908」 제47조 제1규칙에 따른 재심 기준을 엄격히 적용한 결과, 최초 결정이나 2025년 6월 재심 결정 모두 명백한 오류가 없다고 봤다.

그러나 법원은 신청인의 시연 기회 부여 요청을 별도로 검토했다. 신청인이 실제 작동하는 프로토타입을 보유하고 있으며 이를 시연할 수 있다고 주장한 점을 고려했다. 신청인은 시연을 통해 해당 발명의 타당성을 입증할 수 있다고 주장했다.

법원은 법리적으로는 신청인의 주장을 받아들이기 어렵다고 봤지만, 형평의 원칙에 따라 최종적으로 한 차례의 기회를 부여하는 것이 타당하다고 판단했다. 신청인이 일정한 노력과 사고 과정을 거쳐 발명을 완성했다고 보고, 권한 있는 기관 앞에서 이를 입증할 충분한 기회를 제공하는 것이 공정하다고 보았다. 법원은 헌법 제226조에 따른 재량권을 행사해 형평의 원칙에 근거한 결정을 내렸으며, 이로써 발명이 완전히 사장되지 않도록 하고 가능한 모든 기회를 보장하고자 했다.

4주 내 시연, 4개월 내 결정

법원은 신청인이 4주 이내에 특허청 심사관 앞에서 시연 가능한 프로토타입을 준비하도록 명령했다. 또한 특허청 심사관은 해당 시연을 허용하고, 시연 이후 4개월 이내에 이유를 명시한 결정을 내려야 한다고 판시했다.

이번 판결은 형평의 원칙에 기반한 유연한 접근을 보여준다. 헌법상 재량권을 행사해 제한적이지만 의미 있는 기회를 부여함으로써, ‘자연법칙에 반한다’는 이유로 거절된 발명이라도 실제 작동 시연을 통해 판단을 재검토할 수 있음을 시사한다. 이는 발명의 실질적 작동 증명이, 발명이 사소하거나 자연법칙에 반한다는 이유로 거절된 경우 이를 극복하는 데 중요한 역할을 할 수 있음을 보여준다.

DPS PARMAR는 LexOrbis의 special counsel이다